BGH, Urteil vom 12.03.2015 – I ZR 188/13 „Rolex“ –
Eine weitere Facette im Bereich des Keyword Advertising bietet ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Es geht um die Verwendung einer Marke im Rahmen des Google-AdWords-Programms durch einen Kläger, der unter anderem mit gebrauchten Rolex-Uhren handelt. Der klagende Händler beabsichtigte, bei Google folgenden Anzeigentext zu veröffentlichen: Ankauf: Rolex Armbanduhren … Ankauf: Rolex-Uhr dringend gesucht …
Hieran sah sich die Klägerin jedoch gehindert, da die Beklagte als Inhaberin der EU-Marke „ROLEX“ eine allgemeine Markenbeschwerde bei Google eingelegt hatte. Google verweigerte daher die besagte AdWords-Anzeige. Die Klägerin verlangte daraufhin von der beklagten Markeninhaberin deren Zustimmung zur Verwendung der Marke „ROLEX“ in der beabsichtigten Anzeige.
Der BGH folgte dem Berufungsgericht, wonach die Markeninhaberin verpflichtet sei, der beabsichtigten AdWords-Werbung zuzustimmen. Dieser Anspruch stehe dem klagenden Händler als wettbewerbsrechtlicher Beseitigungsanspruch unter dem Aspekt der unlauteren Mitbewerberbehinderung zu. Eine solche unlautere Behinderung liege allerdings noch nicht in der allgemeinen Markenbeschwerde, durch die die Freischaltung der Anzeige verhindert werde. Erst die Verweigerung der Zustimmung zur Verwendung der Marke führt nach Ansicht des BGH zu einem entsprechenden Anspruch, sofern die beabsichtigte Verwendung keine Markenverletzung darstellt.
An dieser Stelle greift der markenrechtliche Grundsatz der Erschöpfung. Danach kann ein Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke bereits von dem Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Dies war hier der Fall. Die bloße Möglichkeit, dass von dem klagenden Händler auch Uhren angeboten werden könnten, die von der Beklagten oder ihren Händlern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind, ist unerheblich, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die AdWords-Anzeige tatsächlich zu einem Ankauf derartiger Waren führen wird, so dass Gericht. Der Beklagten sei auch zumutbar, im Rahmen einer entsprechenden Anfrage zu prüfen, ob eine Markenverletzung durch die AdWords-Anzeige vorliege oder nicht.
Praxistipp
Die nach dem Prinzip der Erschöpfung zulässige Benutzung einer fremden Marke im Rahmen der Werbung durch den Wiederverkäufer hat sich auf das notwendige oder zumindest verkehrsübliche Maß zu beschränken. Weder darf der Eindruck erweckt werden, es bestünden organisatorische oder vertragliche Verbindungen zum Markeninhaber, noch darf die Verwendung geeignet sein, dem Ruf der Marke zu schaden. So ist etwa die Verwendung eines als Bildmarke geschützten Logos durch den Händler in der Regel nicht mehr vom Grundsatz der Erschöpfung gedeckt. Auch die Erlangung der Ware durch den Händler unter Verstoß (des Lieferanten) gegen lizenzvertragliche Bestimmungen im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems kann sich als sehr problematisch erweisen. Entsprechend sorgfältig sollte die AdWords-Anzeige eines Händlers, die eine fremde Marke enthält, gestaltet sein, um jeden Eindruck zu vermeiden, es bestünden organisatorische oder vertragliche Verbindungen zur Markeninhaberin, oder um eine sonstige Beeinträchtigung der Marke zu vermeiden.
Hält sich der Händler hieran, sollte man als Markeninhaberin allerdings dann auch nicht zögern, die Zustimmung zur AdWords-Anzeige zu erteilen, um eine hierauf gerichtete Klage des Händlers zu vermeiden.